[ 宋淑華 ]——(2014-4-24) / 已閱6354次
改變方法專利的步驟順序并不必然構成等同侵權
——最高法院判決陳順弟訴浙江樂雪兒公司等侵害發明專利權糾紛案
裁判要旨
改變方法專利的步驟順序不構成等同侵權的判斷標準是，所涉步驟必須以特定的順序實施以及這種順序改變能夠帶來技術功能或者技術效果的實質性差異。
案情
陳順弟系“布塑熱水袋的加工方法”發明專利（授權日為2010年2月17日）的權利人。該專利權利要求為：“1.布塑熱水袋的加工方法，布塑熱水袋由袋體、袋口和袋塞所組成，所述的袋體有內層、外層和保溫層，在袋體的邊緣有粘合邊，所述的袋塞是螺紋塞座和螺紋塞蓋，螺紋塞座的外壁有復合層，螺紋塞蓋有密封墊片，袋塞中的螺紋塞座是聚丙烯材料，復合層是聚氯乙烯材料，密封墊片是硅膠材料所制成，其特征在于：第一步：首先取內層、保溫層以及外層材料；第二步：將內層、保溫層、外層依次層疊，成為組合層；第三步：將兩層組合層對應重疊，采用高頻熱合機按照熱水袋的形狀對兩層組合層邊緣進行高頻熱粘合；第四步：對高頻熱粘合的熱水袋進行分只裁剪；第五步：取聚丙烯材料注塑螺紋塞座，再把螺紋塞座作為嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺紋塞座外二次注塑復合層；第六步：將有復合層的螺紋塞座安入袋口內，與內層接觸，采用高頻熱合機對熱水袋口部與螺紋塞座復合層進行熱粘合；第七步：對熱水袋袋體進行修邊：第八步：取塑料材料注制螺紋塞蓋；第九步：取硅膠材料注制密封墊片；第十步：將密封墊片和螺紋塞蓋互相裝配后旋入螺紋塞座中；第十一步：充氣試壓檢驗，向熱水袋充入壓縮空氣進行耐壓試驗；第十二步：包裝。” 本案專利說明書在第3頁中明確記載第10、11步的步驟可以調換。
陳順弟認為浙江樂雪兒家居用品有限公司（以下簡稱樂雪兒公司）生產、銷售，何建華銷售和許諾銷售的布塑熱水袋侵犯了本案專利權，訴請法院判令何建華立即停止銷售侵權產品，賠償其經濟損失50萬元；樂雪兒公司立即停止制造、銷售侵權產品，銷毀侵權產品及模具，并賠償其經濟損失100萬元。
裁判
遼寧省沈陽市中級人民法院經審理認為，被訴侵權方法前4步及最后一步與本案專利權利要求1的前4步及最后一步相同；被訴侵權方法第6、7、8、10步分別與本案專利權利要求1的第7、6、11、10步的內容相同，雖順序不同，但仍構成相等同技術特征；樂雪兒公司關于被訴侵權方法缺少本案專利權利要求1加工螺紋塞座、螺紋塞蓋和密封墊片的第5、8、9步的主張不能成立，故認定樂雪兒公司生產被訴侵權產品的方法落入本案專利權保護范圍，判令樂雪兒公司停止侵權行為，賠償陳順弟經濟損失及合理費用30萬元。樂雪兒公司上訴后，遼寧省高級人民法院二審維持了一審法院對樂雪兒公司的上述判決。
樂雪兒公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。
最高人民法院提審認為，樂雪兒公司提供樣品委托他人代為加工被訴侵權產品的螺紋塞座、螺紋塞蓋和密封墊片的行為，應視為樂雪兒公司的行為，樂雪兒公司對此應承擔相應的法律后果，樂雪兒公司主張被訴侵權方法缺少第5、8、9步，沒有事實和法律依據。被訴侵權方法將本案專利權利要求1的第6、7步進行的步驟互換在技術功能和技術效果上沒有產生實質性差異，調換前后的步驟屬于等同技術特征；被訴侵權方法將本案專利權利要求1的第10、11步的步驟互換后，產生了減少操作環節、節約時間、提高效率的具有實質性差異的技術效果，故調換前后的步驟不構成等同技術特征。雖然本案專利說明書已經記載了第10、11步的步驟可以調換，但并未體現在本案專利權利要求中，因此應將調換步驟后的技術方案排除在本案專利權利要求保護范圍之外。據此，最高人民法院認定被訴侵權方法未落入本案專利權的保護范圍，判決撤銷原一審、二審判決，駁回陳順弟的訴訟請求。
評析
一、本案主要涉及方法發明專利侵權判斷中等同原則的適用問題。等同原則是指被訴侵權行為客體雖然沒有落入權利要求字面含義的范圍，但如果其與權利要求中記載的技術特征之間的差別是非實質性的，則仍然構成侵犯專利權的行為。
我國專利法對專利權的保護范圍的界定不僅包括權利要求書中明確記載的技術特征所確定的范圍，也包括與該技術特征相等同的特征所確定的范圍。根據專利法的規定，發明專利包括產品專利和方法專利兩種基本類型。方法發明專利的權利要求是包括有時間過程的活動，如制造方法、使用方法、通訊方法、處理方法等權利要求。涉及產品制造方法的發明專利通常是通過方法步驟的組合以及一定的步驟順序來實現的。方法專利的步驟順序是否對專利權的保護范圍起到限定作用，從而導致在改變步驟順序不構成字面侵權的情況下，是否仍限制等同原則的適用，其判斷標準就是要看這些步驟是否必須以特定的順序實施以及這種互換是否會帶來技術功能或者技術效果上的實質性差異。
樂雪兒公司主張對本案專利權利要求1的第6、7步互換后可以節省后續步驟中被加工產品所占用的空間，利于快速加工和提高加工精度，并能夠使產品直接進入檢測工序。但從被訴侵權方法此前的加工步驟來看，其已在第4步中對高頻熱粘合后的熱水袋進行了裁剪，此時修邊的主要目的是為了使熱水袋好看，接近成品，其減少空間的作用非常有限，而且多余邊角料的存在不會干擾塞座的粘合，對塞座粘合不會產生實質性影響，因而這兩個步驟的實施不具有先后順序的唯一對應性，先修邊還是先進行熱粘合對于整個技術方案的實現沒有實質性影響，這兩個步驟的互換在技術功能和技術效果上也沒有產生實質性的差異，故調換前后的步屬于相等同的技術特征。對于本案專利權利要求1的第10、11步的步驟互換問題，法院經分析認為，對熱水袋進行充氣試壓檢驗，需要通過熱水袋的口部進行。按照本案專利權利要求1的第10、11步的步驟進行操作，在進行充氣試壓檢驗前，必須要從螺紋塞座中旋下螺紋塞蓋后方能進行，與被訴侵權方法所采取的先試壓檢驗后再裝配螺紋塞蓋的步驟相比，這種操作步驟實質上是增加了充氣試壓檢驗的操作環節，導致操作時間延長，效率降低，故將第10、11步的步驟調換后，確實產生了如樂雪兒公司主張的減少操作環節、節約時間、提高效率的技術效果，因此這種步驟互換所產生的技術效果上的差異是實質性的，調換后的步驟與本案專利權利要求1的第10、11步不構成等同技術特征。
二、本案專利說明書已經記載了步驟10、11的順序可以調換，樂雪兒公司調換步驟的行為是否依然落入本案專利權的保護范圍的問題，涉及到在等同侵權判斷中捐獻原則的適用問題。捐獻原則的含義是，對于在專利說明書中記載而未反映在權利要求中的技術方案，應排除在權利要求的保護范圍之外。因此，捐獻原則構成對等同范圍的限制。在權利要求解釋中確立捐獻原則，是準確確定專利權的保護范圍，為專利權人提供有效法律保護的需要；也是尊重權利要求的公示和劃界作用，維護社會公眾信賴利益的需要。因此，該規則實質是對專利的保護功能和公示功能進行利益衡量的產物。對于在說明書中披露而未寫入權利要求的技術方案，如果不適用捐獻原則，雖然對專利權人的保護是較為充分的，但這一方面會給專利申請人規避對較寬范圍的權利要求的審查提供便利，另一方面會降低權利要求的劃界作用，使專利權保護范圍的確定成為一件過于靈活和不確定的事情，增加了公眾預測專利權保護范圍的難度，不利于專利公示作用的發揮以及公眾利益的維護。因此，《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》在第五條中規定：“對于僅在說明書或者附圖中描述而在權利要求中未記載的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。”該司法解釋從2010年1月1日起施行，本案被訴侵權行為發生在2010年9月，故該解釋的上述規定能夠適用于本案。按照上述條文的規定，如果本領域技術人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護的技術方案是被專利權人作為權利要求中技術特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術方案就視為捐獻給社會。本案中的情形正是如此。本案專利說明書在第3頁中明確記載了第10、11步的步驟可以調換，而這一調換后的步驟并未體現在權利要求中，因此調換后的步驟不能納入本案專利權的保護范圍。
本案案號：(2010)沈中民四初字第389號，(2011)遼民三終字第27號，（2013）民提字第225號
案例編寫人：最高人民法院 宋淑華
