[ 董世連 ]——(2015-4-14) / 已閱7156次
發(fā)明專利臨時保護期間權(quán)益保護研究
作者：董世連律師 13910629206
一、發(fā)明專利臨時保護期間的概念
根據(jù)中國專利法規(guī)定，發(fā)明專利的申請存在三個階段：一、從申請至公布階段；二、從公布至正式授權(quán)階段；三、授權(quán)后階段。對專利權(quán)的保護，應(yīng)當(dāng)從該專利的授權(quán)公告之日開始。但對于發(fā)明專利而言，在專利申請日起滿十八個月后，專利局將公布該專利方案。在此階段，如果有單位或者個人擅自按照公布的技術(shù)方案進行生產(chǎn)，勢必影響專利權(quán)人當(dāng)時以及授權(quán)后的合法利益。因此，專利法第十三條規(guī)定：“發(fā)明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用。”此段時期對發(fā)明專利的保護，稱之為“臨時保護期間”。
二、“臨時保護期間”的專利保護范圍和費用計算。
發(fā)明專利公布的權(quán)利要求的內(nèi)容往往不是穩(wěn)定的，有可能比授權(quán)后的權(quán)利要求的范圍更大或者更小。臨時保護的保護范圍應(yīng)當(dāng)依具體情況而加以確定。 “如果授權(quán)時的權(quán)利要求或者在經(jīng)過異議程序（撤銷程序）修改后的權(quán)利要求的保護范圍大于公開文本的權(quán)利要求所確定的保護范圍，專利申請的臨時保護仍以公開文本為準(zhǔn)；反之，如果授權(quán)時的權(quán)利要求或者經(jīng)過異議程序（撤銷程序）修改后的權(quán)利要求的保護范圍小于公開文本的權(quán)利要求所確定的保護范圍，臨時保護就必須以縮小后的權(quán)利要求為準(zhǔn)”。因為在授予專利權(quán)之前公眾只能看到公開文本的權(quán)利要求，他們有權(quán)根據(jù)公開的權(quán)利要求來決定采取回避性實施行為，如果授權(quán)后的權(quán)利要求擴大了保護范圍，則不應(yīng)當(dāng)對臨時保護的范圍產(chǎn)生影響，否則對于公眾而言，是不公平的。
專利權(quán)的保護自專利授權(quán)公告之日開始，因此臨時保護期間他人實施專利行為不是侵犯專利權(quán)的行為，如果申請人要求，支付的是適當(dāng)費用，而非侵權(quán)賠償。
臨時保護期間，其他單位或者個人實施專利方案的行為是對專利權(quán)人可能獲得的專利利益的一種不利影響。因為專利權(quán)人在提出專利申請之后，就可以按其方案實施，其他人的實施行為勢必影響專利權(quán)人的市場份額，對專利權(quán)人造成利益損失，因此有必要對專利權(quán)人給予相應(yīng)的補償，即專利法所規(guī)定的“適當(dāng)?shù)馁M用”。
對于適當(dāng)?shù)馁M用，首先，與侵犯專利權(quán)的侵權(quán)賠償不等同。對于侵權(quán)賠償，我國采取的是填平原則。司法實踐中，侵權(quán)人承擔(dān)的賠償責(zé)任可以是被剝奪全部侵權(quán)利潤。由于臨時保護期間不存在專利侵權(quán)問題，所以不應(yīng)剝奪實施人的全部利潤。 法院在決定適當(dāng)?shù)馁M用時，應(yīng)當(dāng)充分考慮到二者利益的平衡，既要讓專利權(quán)人的知識產(chǎn)權(quán)得到應(yīng)有的尊重和回報，也應(yīng)給實施人保留一定的利益。
三、專利授權(quán)后，臨時保護期間實施專利方案的行為的后續(xù)行為如何定性？
根據(jù)專利法第十一條的規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
臨時保護期間實施了專利方案行為，在專利授權(quán)后，對非專利權(quán)人的專利實施行為如何法律定性呢？
在斯瑞曼公司（專利權(quán)人）與康泰藍公司（專利設(shè)備的生產(chǎn)銷售方）、坑梓自來水公司（專利設(shè)備的購買方）的專利糾紛案件中，最高人民法院再審認為：專利法雖然規(guī)定了申請人可以要求在發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予之前（即專利臨時保護期內(nèi)）實施其發(fā)明的單位或者個人支付適當(dāng)?shù)馁M用，即享有請求給付發(fā)明專利臨時保護期使用費的權(quán)利，但對于專利臨時保護期內(nèi)實施其發(fā)明的行為并不享有請求停止實施的權(quán)利。因此，在發(fā)明專利臨時保護期內(nèi)實施相關(guān)發(fā)明的，不屬于專利法禁止的行為。在專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品不為專利法禁止的情況下，其后續(xù)的使用、許諾銷售、銷售該產(chǎn)品的行為，即使未經(jīng)專利權(quán)人許可，也應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。也就是說，專利權(quán)人無權(quán)禁止他人對專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的后續(xù)使用、許諾銷售、銷售。當(dāng)然，這并不否定專利權(quán)人根據(jù)專利法第十三條規(guī)定行使要求實施其發(fā)明者支付適當(dāng)費用的權(quán)利。對于在專利臨時保護期內(nèi)制造、銷售、進口的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品，在銷售者、使用者提供了合法來源的情況下，銷售者、使用者不應(yīng)承擔(dān)支付適當(dāng)費用的責(zé)任。這里的“合法來源”是指相關(guān)產(chǎn)品是通過正當(dāng)、合法的商業(yè)渠道獲得的，并不必然要求考慮銷售者或者供應(yīng)者在提供相關(guān)產(chǎn)品時是否符合相關(guān)行政管理規(guī)定。本案中，康泰藍公司銷售被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品是在本案專利臨時保護期內(nèi)，不為專利法所禁止。在此情況下，后續(xù)的坑梓自來水公司使用所購買的被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品的行為也應(yīng)當(dāng)?shù)玫皆试S。因此，坑梓自來水公司后續(xù)的使用行為不侵犯本案專利權(quán)。同理，康泰藍公司在本案專利授權(quán)后為坑梓自來水公司使用被訴專利侵權(quán)產(chǎn)品提供售后服務(wù)也不侵犯本案專利權(quán)。（2015/4/13董世連律師13910629206，轉(zhuǎn)載請標(biāo)注來源）
【基本簡歷】
董世連，執(zhí)業(yè)律師，中國律師執(zhí)業(yè)證號11101200711517449，北京市中銀律師事務(wù)所律師、知識產(chǎn)權(quán)一級律師、資深專利代理人，北京市著作權(quán)專業(yè)委員會委員，北京市朝陽區(qū)知識產(chǎn)權(quán)委員會委員，北京市朝陽區(qū)商事與經(jīng)濟委員會委員。
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