[ 胡源生 ]——(2008-10-27) / 已閱21731次
商標淡化理論及反淡化措施
胡源生
早在1927年，F(xiàn)rank Schechter教授在哈佛法學(xué)評論發(fā)表《商標保護的理性基礎(chǔ)》的著名論文，為商標淡化理論奠定了理論基礎(chǔ)。至今近80年來，世界各國對其的研究逐步深化，無論在理論還是實踐上都進行了許多可貴的嘗試，如1923年德國法院有關(guān)“4711”香水案的判例，1947年美國馬薩諸斯州首先進行了有關(guān)反商標淡化的立法，巴黎公約1967年文本對馳名商標的特殊保護，TRIPS的有關(guān)條款，直至1995年《美國聯(lián)邦反商標淡化法》橫空出世，無不意味著國際上對商標淡化認識的深化和重視。作為WTO的一員，商標淡化的研究熱潮同樣波及到了我國，2001年修訂后的《商標法》第13條第二款“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復(fù)制、摹仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用”，這是我國目前層次最高的有關(guān)反商標淡化的立法。但我國反淡化立法目前仍過于粗線條，不足以適應(yīng)目前商標淡化的復(fù)雜情況，也不足以保護國內(nèi)外著名商標所有人的權(quán)利。
一．商標淡化的概念及構(gòu)成要件
商標淡化是指沖淡或者逐漸減弱消費者或者公眾將商標與特定的商業(yè)來源之間聯(lián)系起來的能力[1]。
商標淡化的構(gòu)成通常包括三個要件。
第一，行為人實施了淡化行為。
如何實施淡化行為？國內(nèi)多數(shù)論者認為，商標淡化的手段主要有兩種，其一、弱化，其二、玷污。其實，淡化的手段多種多樣，有些還頗具“中國特色”，現(xiàn)把實踐中常見的幾種歸納如下。
1．弱化，又稱暗化，是指將他人具有一定知名度的商標使用在不相同、不相似的商品或服務(wù)上的商標淡化行為[2]。例如，“可口可樂”是世界上最知名的商標之一，普通公眾看到這個商標的第一反映，通常會把它和“可樂”這種碳酸飲料聯(lián)系起來，同時會把它和可口可樂公司聯(lián)系在一起，因為“可口可樂”這種商標具有顯著性和識別性，能夠標示和識別商品的來源。如果有人注冊并生產(chǎn)“可口可樂”牌電視機、洗衣機等，盡管實際生產(chǎn)者和可口可樂公司沒有任何聯(lián)系，但消費者卻很可能以為它們也是可口可樂公司生產(chǎn)的。這種行為就是弱化，它混淆了商品的來源，并進而削弱了商標的顯著性。美國律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)分會主席湯姆斯•E•史密斯（Thomas E．Smith）指出：“如果法院容許或者放任‘勞斯萊斯’餐館、‘勞斯萊斯’自助餐廳、‘勞斯萊斯’褲子、‘勞斯萊斯’糖果存在的話，那么，不出十年，‘勞斯萊斯’商標的所有人就將不再擁有這個世界馳名商標。”
2．玷污，是指將他人具有一定知名度的商標使用在對該商標的良好信譽可能產(chǎn)生貶低、污損作用的商品或服務(wù)上的商標淡化行為[3]。例如，有家經(jīng)營食品的公司使用一個微笑的人物頭像作為其商標；另一家家庭用具公司則將同一個頭像的帽子稍加修改形成一個馬桶蓋狀，在自己的商品裝潢上使用，這就屬于一種丑化。最典型的莫過于德國“4711”香水案，4711本是德國某公司擁有的馳名世界的香水商標，而德國另一家公司是污水處理公司，它在其臭氣四溢的貨車車箱上標上“4711”幾個大字，盡管查明這其實是該公司的電話號碼，但法院認為這種標識會在消費者中產(chǎn)生負面影響，損害香水商標的聲譽，判決禁止污水處理公司在車箱上標“4711”。
3．退化，是指由于商標使用不當(dāng)，商標演變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q而失去識別功能[4]。比如在教科書中將“柯達”注解為“膠卷”而不是“膠卷的商標”；將“吉普”，注解為“越野汽車”，而不是“越野汽車的商標”，這些行為都有可能使商標退化成商品的通用名稱�！癑eep”（吉普）、“Aspirin”（阿司匹林）、“優(yōu)盤”曾經(jīng)都是作為商標來使用的，由于使用不當(dāng)，現(xiàn)在早已成了越野車、抗感冒藥、閃存盤的代名詞，失去了作為商標的商業(yè)價值。國內(nèi)大多數(shù)論者把退化行為歸到弱化行為中，這種歸類方法并不準確。弱化，主要是將與被淡化商標相同或者相似的商標使用在不相同、不相似的商品或服務(wù)上的行為。行為人的主觀心態(tài)是利用著名商標在消費者中的良好聲譽來宣傳自己的本來不知名的產(chǎn)品，是一種“搭便車”的行為，一般來說具有主觀故意和商業(yè)利益，行為人一般是商標權(quán)人以外的人。退化是將與被淡化商標相同或相似的商標做商標以外的其他使用，如將他人商標作為某類商品的通用名稱使用的行為。行為人主觀上不一定為故意，甚至可能是無過錯的，退化行為一般也并無商業(yè)上的利益，和“搭便車”是完全不同的，行為人甚至可能就是商標權(quán)人。但是，退化行為造成的后果卻非常嚴重，可能導(dǎo)致商標變成商品的通用名稱，使商標權(quán)人徹底失去商標。
4．“反向假冒”，行為人以自己的商標，標注在別人商品上的行為。1994年，北京百盛商業(yè)中心新加坡“鱷魚”服裝專柜，將其購入的“楓葉”牌服裝的商標撕去，貼上“鱷魚”商標后高價售出的行為，就屬于反向假冒。反向假冒也是一種淡化商標的行為，創(chuàng)造一個知名品牌，商標權(quán)人要持之不懈地付出艱苦的努力，如果因為其商品物美價廉被某品牌相中，該品牌所有人采購其所有的商品，換上自己的商標出售，則原商標將徹底在市場上消失。但國內(nèi)論者基本沒有把“反向假冒”列入淡化行為，甚至完全否認該行為是侵權(quán)行為，認為購買者支付了金錢購入服裝后，即對服裝擁有完全的支配權(quán)，正如賣方對收到的貨款有完全的控制權(quán)一樣，買方對買進的商品也可以任意處置[5]。這種看法完全否認了商標權(quán)中的知識產(chǎn)權(quán)，是錯誤的——比如，當(dāng)街砸某品牌空調(diào)的人，因其侵權(quán)行為而獲刑；這種看法也是有害的，如果對這種行為聽之任之，則外國名牌公司只要發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)高價廉的中國產(chǎn)品，盡可以實行反向假冒，無情地切斷我國企業(yè)的“名牌戰(zhàn)略”的進路和退路，我們只能給別人打工，永遠難有自己的名牌[6]。
5．“雪藏”，這不是法律術(shù)語，這種手段頗具“中國特色”，暫且如此名之�！把┎亍笔侵钙髽I(yè)在合并、合資或者合作的過程中，一方利用資金優(yōu)勢，收購另一方知名商標后不再使用，使該商標在市場上銷聲匿跡的行為。這種手段通常發(fā)生在中外合資的過程中，外方收購中國知名企業(yè)后，利用中國企業(yè)的產(chǎn)能、銷售渠道等，推銷自己的品牌。中國相當(dāng)多的名牌，就在這種手段下，無影無蹤了。與上文所述四種淡化手段不同的是，“雪藏”是合法的。在日益重視品牌戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)的今天，這種手段得逞的機率已越來越小，但教訓(xùn)卻是慘痛而深刻的，在此不再贅述。
第二，被淡化的是具有一定知名度的商標。
大多數(shù)論者認為，被淡化的商標應(yīng)該是馳名商標。國際上和我國現(xiàn)行反淡化立法也多以商標馳名為受反淡化保護的前提。但何為馳名商標，則眾說紛壇，難有定論。我國1996年8月14日由國家工商局制定的《馳名商標的認定和管理暫行條例》第2條規(guī)定：“馳名商標是指在市場上享有較高聲譽并為相關(guān)公眾所熟知的注冊商標”。馳名商標的認定也是非常復(fù)雜的問題。我國《商標法》第14條提出了以下認定標準：（一）相關(guān)公眾對該商標的知曉程度；（二）該商標使用的持續(xù)時間；（三）該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；（四）該商標作為馳名商標受保護的記錄；（五）該商標馳名的其他因素。
美國1996年《聯(lián)邦商標反淡化法》為馳名商標的認定提供了8個主要的非限制性因素作為判斷依據(jù)：（1）商標內(nèi)在的或者后天獲得的顯著性的程度；（2）商標持續(xù)使用于商品或服務(wù)的時間及范圍；（3）商標廣告宣傳的時間和范圍；（4）使用商標從事商業(yè)的地域范圍；（5）使用商標的商品或服務(wù)的貿(mào)易渠道；（6）在商標所有人的貿(mào)易區(qū)域內(nèi)和貿(mào)易渠道中，其商標被公眾認可程度以及被假冒的情況；（7）第三者使用的相同或者近似商標的性質(zhì)和范圍；（8）商標是否為聯(lián)邦注冊商標。
根據(jù)國內(nèi)外的有關(guān)立法和實踐，如何判斷商標是否馳名，以下幾個重要因素是要特別加以注意的：
1．商標的顯著性。
商標的顯著性，是指商標便于公眾識別，不和別人的在先權(quán)利沖突。例如僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的，僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的，這些商標通常被認為缺乏顯著性，因為公眾看到這種商標，一般并不能和其生產(chǎn)者或者服務(wù)者聯(lián)系起來，所以沒有識別性，一般是不允許注冊成商標的，但如果原本缺乏顯著性的商標，經(jīng)過長期而卓有成效的使用后，有可能獲得后天識別性而得以注冊，比如“五糧液”商品，由于直接表示了商品的原料“五糧”而曾被認為缺乏顯著性，但經(jīng)過長期使用，公眾看到“五糧液”就自然而然聯(lián)想到產(chǎn)品的提供者——五糧液集團公司，從而具有了識別性，并且成為中國的馳名商標之一。 一般說來，顯著性越高的商標，其所使用的文字本身（離開所標示的商品或者服務(wù)后）通常是沒有什么意義的，例如把“神天”注冊為商標，其顯著性應(yīng)比“天神”高，因為前者在中文里不表達任何意思，而后者卻是中文的一個常用詞匯；再如“索尼”在中文中不表示任何意思，因此“索尼”具有先天顯著性。美國石油公司在起用“Exxon”作商標之前，花費了上億美元調(diào)查、論證，目的是使它不致與任何國家的現(xiàn)有文字相重合，又要有明快感和顯著性。而聯(lián)想的“Lengend”標識，本身就是英文中的常用單詞，缺乏內(nèi)在顯著性，因此聯(lián)想集團花了巨大代價把公眾早已熟知的“Lengend”更換成不太好記的“Lenovo”，因為后者并不是一個英文單詞，顯著性更高。而缺乏內(nèi)在顯著性的商標很可能不受反淡化法的保護，即使它是馳名商標[7]。因此，商標權(quán)人欲打響名牌戰(zhàn)略，最好使用具有先天顯著性的商標，經(jīng)使用而獲得的后天顯著性有時候是靠不住的。
2．商標的地域性
商標是有地域性的，某商標在一個國家獲得注冊，并不意味著在另一個國家也能得到注冊，同樣的，一個商標在某國馳名，并不意味著在別的國家也必然是馳名的。例如“Jeep”在美國是一種越野汽車的商標，也是馳名商標，但在韓國，該商標卻不能獲準注冊，1993年韓國最高法院在判決中明確宣布“Jeep”在國外馳名的事實，并不導(dǎo)致韓國一定要確認它馳名。這是因為在該國，“Jeep”應(yīng)被視過“汽車”這種商品的通用名稱了。如果該案在中國審理，讀者們一定能想象判決的結(jié)果和韓國應(yīng)該是一致的，因為“Jeep”（吉普）由于在中國的不當(dāng)使有，也早已“退化”成了越野車的代名詞，成為了能用名稱，是不能獲得注冊和保護的。
3．普通公眾的知曉程度
商標最重要的用途在于區(qū)別商品或者服務(wù)的來源，使消費者看到商標后聯(lián)想到該商品或服務(wù)的品質(zhì)。因此，商標是否馳名，公眾對它的知曉程度是一個非常重要的參考指標。具體到反商標淡化的立法或者實踐中，何謂公眾？這是復(fù)雜的問題，我們既不能無限制地擴大公眾的范圍使許多在一定領(lǐng)域內(nèi)馳名的商標得不到保護，也不能無限地縮小公眾的范圍從而限制正常的商業(yè)競爭。第一，公眾的范圍應(yīng)該是普通大眾。所謂普通大眾是與專家相區(qū)別的概念。某一領(lǐng)域內(nèi)的專家，對該領(lǐng)域內(nèi)的商品或服務(wù)的提供者可能是如數(shù)家珍，無所不曉，比如家電專家，所知道的家電品牌決不僅僅限于“長虹”、“海爾”等品牌，他可能還知道某些對普通大眾來說相當(dāng)陌生的品牌，甚至于知道那些正在籌備中的品牌，所以，不能以專家的知曉度來品評該商標是否知名，否則會導(dǎo)致所謂馳名商標的泛濫。當(dāng)然，專家因自身的知識水平，也可能得出和普通大眾相反的結(jié)論，比如普通大眾認為某品牌相當(dāng)有名，但專家認為其品質(zhì)不過爾爾，因此否認其馳名。但僅以“知曉”判斷，專家知曉的品牌一般比普通大眾要多。第二，普通大眾并不意味著除專家外的所有人。許多商品和服務(wù)的對象有一定的目標范圍，比如許多原材料供應(yīng)商、機械產(chǎn)品制造商的商品或者服務(wù)對象，并不是社會大眾，而是一定領(lǐng)域內(nèi)的廠家和商家。因此，在這種情況下，應(yīng)以其主要的目標客戶為普通大眾，而不能因為和該領(lǐng)域沒什么關(guān)系的消費者對其一無所知來否認其知名性。例如“甲骨文”在數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域獨占鰲頭，普通大眾可能對其一無所知，我們并不能據(jù)此否認其為馳名商標。第三，根據(jù)商標的地域性原理，公眾也有地域性。即，某商標在A國為公眾熟知，決不能據(jù)此認為在B國也為公眾熟知，反之亦然。甚至在一國之內(nèi)，也存在此情況。比如在上海著名的商標，在北京不一定是著名，在快速消費品和服務(wù)商標方面，這種現(xiàn)象并不鮮見。
4．時間性
中國有句名言“此一時，彼一時”。用這句話形容商標馳名的時間性，那是再恰當(dāng)不過了。在市場經(jīng)濟下，競爭此起彼伏，連綿不絕。有些商標，在過去曾輝煌一時，如今卻從昨日黃花，鮮有人知。有些是因為商標被淡化或者退化了，也有些是在市場競爭中被淘汰了，也有些是因為科技進步使其產(chǎn)品失去生存的價值而連帶商標也煙消云散。因此，《馳名商標的認定和管理暫行條例》規(guī)定馳名商標認定的有效期為三年。
5．商標是否注冊
有人認為必須是注冊的商標才有資格被認定為馳名商標，《馳名商標的認定和管理暫行條例》明文規(guī)定如此。但也有相當(dāng)多的人認為注冊不是馳名的必要條件，只是一個考慮的因素。筆者同意后一種觀點，認為并非注冊商標才能成為馳名商標。其實，我國的立法發(fā)展，也在逐步向后一種觀點靠攏，例如2001年修訂后的《商標法》第13條第一款即規(guī)定了對未注冊的馳名商標的保護問題，第14條關(guān)于馳名商標的認定標準時，也沒有把注冊當(dāng)作必要條件。有論者以《聯(lián)邦商標反淡化法》為例，認為美國反淡化只保護聯(lián)邦注冊商標[8]。實際上這是論者的錯誤理解，《聯(lián)邦商標反淡化法》只是把是否注冊當(dāng)作一個考慮的因素，而不是必要條件，通過這種規(guī)定，既不排除對未注冊商標的保護，又巧妙引導(dǎo)商標權(quán)人盡可能注冊商標。我國《商標法》第13條第一、二款對注冊和不注冊商標提供兩種不同程度的保護，也正是此意，但決不能理解為對未注冊的馳名商標不給予保護。
根據(jù)以上論述，可知馳名商標的認定是非常復(fù)雜的問題，主觀性大，又受時間性、地域性等限制，各國法律的規(guī)定也不盡相同，《巴黎公約》和TRIPS對此進行了回避，都沒有明確的定義。對于商標反淡化保護，雖然多數(shù)人以保護競爭為由主張僅限于對馳名商標的特殊保護，但因為馳名商標認定存在的諸多困難，我以為，不應(yīng)僅限于馳名商標，只要該商標具有一定的知名度，就可以受到反淡化法的保護。無可諱言，經(jīng)過幾百年的經(jīng)營，發(fā)達國家在各個領(lǐng)域均擁有為數(shù)眾多的馳名商標，反觀我們國家馳名世界的商標數(shù)量有限。有論者據(jù)此認為，對商標反淡化保護，只能是自縛手腳，限制自己的競爭手段，對中國商品和服務(wù)提供者不利，受益最大的是發(fā)達國家，因此“商標淡化理論已經(jīng)走的有些遠了”[9]。其實不然，我國的商標淡化理論不僅沒有走遠，相反地，我們在理論和實踐上都要加強，這是因為第一，對商標進行反淡化保護是國際潮流，作為《巴黎公約》和WTO的成員國，這是我們的義務(wù)。第二，大多數(shù)商標淡化行為具有危害性，我們不能聽之任之。主要危害有(1)損害商標權(quán)人的權(quán)利；（2）是不正當(dāng)競爭行為，擾亂市場秩序；（3）侵害消費者的權(quán)利。多數(shù)論者以為，既然大多數(shù)知名商標為外國人持有，所以危害（1）不能作為反淡化的理由（國家保護外國人的合法利益利大于弊是常識問題，在此不加以論述），即便如此，后兩種危害的直接受害者都是中國及中國消費者。第三，立法要有適當(dāng)?shù)那罢靶�，理論研究就更不用說了。第四，中國企業(yè)要創(chuàng)名牌，應(yīng)該誠實守信，艱苦奮斗，才是才久之計。任何“搭便車”的行為，都是急功近利的，長久看來決不是好事。即使靠“搭便車”在國內(nèi)打開了市場，到國外卻因為別國的反淡化保護而受到制裁，因此“搭便車”行為的受害者，一是國內(nèi)市場秩序和國內(nèi)消費者，再就是“搭便車”者自身，因為這種行為，讓他的品牌沒法走向世界，也讓消費者懷疑其誠信。例如某世界500強德國企業(yè)在德國搶注中國某著名家電品牌，該行為可能令企業(yè)能獲得短期利益，但喪失的是消費者的信任。最后，也是最重要的，和大多數(shù)論者的看法相左，我認為加大對商標反淡化保護的力度，其實對中國企業(yè)益處更大。這是因為（1）有利于養(yǎng)成企業(yè)誠信經(jīng)營的習(xí)慣，有利于國民素質(zhì)的提高。發(fā)達國家的知名商標在許多國家和地區(qū)受到特別保護，中國不進行特別保護，對其很難產(chǎn)生實質(zhì)性影響。但若放任國內(nèi)企業(yè)“傍名牌”、“搭便車”的行為，將養(yǎng)成企業(yè)不誠實地經(jīng)營行為，這對企業(yè)的發(fā)展，甚至是國民素質(zhì)的提高都是極為不利的。（2）有利于中國品牌的成長。發(fā)達國家的知名商標，基本上是根深葉茂，即使不對它進行任何反淡化保護，其自身抗淡化的能力也特別強。例如，很難想象若有中國某企業(yè)注冊并出售“可口可樂”牌洗衣機后，“可口可樂”的識別性就會遭到削弱，但幾乎可以肯定的是，該企業(yè)會成為笑柄。反之，正在努力發(fā)展壯大中的中國品牌抗淡化能力相對就弱多了，正如幼苗的成長，更需要細心地呵護，才能順利長成參天大樹。（3）有利于中國名牌走向世界。世界各國一般都遵循這一原則：某商標只有在其來源國受到保護，在其國才有可能受到相應(yīng)保護。即，如果中國不對本國的某商標進行反淡化保護，則在別的國家，即使在該國有反淡化立法，也不會對中國商標進行反淡化保護，這對成長中的中國名牌走向世界是相當(dāng)不利的�；谝陨戏治觯热环吹Ｗo是我們不能回避的義務(wù)，既然成長中的品牌更需要反淡化保護，那么，我們不妨適當(dāng)降低受保護商標的資格，只要商標在一定領(lǐng)域內(nèi)具有一定知名度而不是非要馳名商標就能受到保護，那么，必將有更多的中國品牌在反淡化的呵護下成長為世界名牌。
第三、可能造成損失
前已述及，淡化行為造成的危害主要有三方面 (1)損害商標權(quán)人的權(quán)利；（2）擾亂市場秩序；（3）侵害消費者的利益。一般認為，反商標淡化一反傳統(tǒng)商標理論中保護消費者的傳統(tǒng)，主要是出于保護商標權(quán)人的利益。因此，本文所述“可能造成的損失”專指商標權(quán)人的損失。有些論者認為，一定要造成了實際損失，才構(gòu)成商標淡化，才能受到反淡化救濟。我以為，這種觀點是不恰當(dāng)?shù)�，這大大加重了反商標淡化的難度。商標淡化，是一種非常特殊的行為，商標權(quán)人受到的損害，不是一次性發(fā)生，而是慢慢累積的，后果也不是一朝一夕能夠顯現(xiàn)，正如“水滴石穿”，“水滴”是一種微小的加害行為，“石穿”是最終的損害結(jié)果。但當(dāng)?shù)谝坏嗡蜗聲r，在我們可觀察的范圍內(nèi)，石頭沒有受到任何傷害，是不是因為其傷害結(jié)果短時間內(nèi)無法顯示，石頭就不能要求進行救濟呢？是不是一定到“石穿”時，才說“水滴”是一種侵害呢？很顯然，如果到這時候才進行救濟，已經(jīng)沒有太多的意義了，傷害的后果已經(jīng)不可逆地發(fā)生了，任何的救濟只能是對石頭所有人的些微補償，這并不符合救濟的最初目的。反淡化，反的是淡化這種行為，不是等到該行為已經(jīng)造成了無可挽回的后果后再進行救濟。
商標淡化損害包括直接損失和間接損失，直接損失為被侵權(quán)人在被侵權(quán)期間所減少的利潤；間接損失為被侵權(quán)人承擔(dān)的因調(diào)查侵權(quán)人的侵權(quán)行為所支付的代理費、調(diào)查費等合理費用。直接損失評估的方法非常復(fù)雜的，因為商標的價值主要體現(xiàn)在它在公眾中的知名度，公眾對它的信任度。歸根結(jié)底，表現(xiàn)在商標承載的商譽上，體現(xiàn)在商標所標示產(chǎn)品的銷售力上。因此，商標淡化損害評估方法最主要的，就是評估其銷售力的喪失，目前主要手段是確定淡化行為的成立日，然后統(tǒng)計出成立日以前一段時間商品在該淡化影響所及范圍內(nèi)的銷售額及成立日后的銷售額，兩者之差可視過實際損失。大家可以看到，這種評估方法很難真正反應(yīng)實際損失，它的科學(xué)性很有疑問。影響銷售額的原因是多種多樣的，商品銷售的周期性、商標所有人廣告促銷的力度（沒有哪種商品的促銷是一年365天都同等進行著的，即使是同樣的廣告，重復(fù)多次后效果也是不一樣的）、競爭對手的介入等諸多復(fù)雜因素，都會影響銷售額。而淡化造成的影響，更非能用線性來簡單描述的，它的影響一般是開始非常小，后來可能就越變越大，是一種非線性的影響；另外，這種影響有延時性，就是說停止淡化行為后，并不意味著損失就停止了，它會繼續(xù)下去，嚴重時甚至是不可逆的，直至該商標在市場上完全消失。
因為淡化造成的損失是慢慢累積的，損失結(jié)果的是難以評估的，所以我們能把有實際損失結(jié)果當(dāng)成商標淡化的構(gòu)成要件，而應(yīng)以可能造成損失為依據(jù)，否則所謂的商標反淡化保護基本上只能流于形式，成為一紙空文。
第四、行為人的過錯
是不是一定要有過錯，才能構(gòu)成淡化呢？大多數(shù)論者對此作出了肯定的回答。這是我國侵權(quán)行為法包含物權(quán)請求權(quán)從而造成概念模糊不清所導(dǎo)致的后果[10]。依通說，過錯是侵權(quán)行為成立之不可缺少的要件，而物上請求權(quán)并不以過錯為前提。知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)之訴常包含停止侵害行為的物權(quán)之訴與損害賠償?shù)那謾?quán)之訴的結(jié)合，因此行為人的過錯，不應(yīng)該成為淡化構(gòu)成的必要條件。上文述及了常見的商標淡化的五種手段中，淡化、玷污、“反向假冒”一般都有明顯的過錯；而退化則比較復(fù)雜，把別人的商標當(dāng)作商品通用名稱使用，這就有可能出于過錯，也可能是沒有過錯；“雪藏”則是一種合法的行為，雖然造成了淡化的后果，但主要是出自商標所有人的短視行為，和其他一些淡化行為一樣，出于商標權(quán)人自身的不當(dāng)使用，更談不上過錯了。
綜上所述，商標淡化的構(gòu)成要件有三：第一，行為人實施了淡化行為。第二，被淡化的是具有一定知名度的商標，不以馳名為限。第三，可能造成損失。至于是否產(chǎn)生了實際損失、行為人是否有過錯則在所不問，但這兩個問題卻與損害賠償之訴有至關(guān)重要的關(guān)系，商標權(quán)所有人在維權(quán)時不可不察。
二、商標反淡化措施
本文僅討論商標權(quán)人自身在現(xiàn)有法律和社會環(huán)境下如何更好地采取反淡化措施以保護自身的利益，不涉及立法和政策的建議。
第一，熟練掌握反淡化的法律武器
1．國際條約
目前，反淡化理論受到世界各國的高度重視，各國進行了許多反淡化的有益嘗試，中國也有許多法律法規(guī)可供企業(yè)作為反淡化的武器。首先是國際條約，中國已經(jīng)是《巴黎公約》和WTO的成員國，根據(jù)我國有法律，中國已經(jīng)參加的民商事的國際條約可以在國內(nèi)直接適用。因此《巴黎公約》1967年文本第6條之2規(guī)定馳名商標應(yīng)受各成員國的特別保護，包括可以阻止他人注冊，申請撤銷或禁止使用他人以惡意取得的商標注冊。TRIPS（《與貿(mào)易有關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議》）是WTO的三大協(xié)議之一，其第16條把這種保護大大拓寬至服務(wù)商標、不類似商品及服務(wù)的保護上。以上國際條約是我們企業(yè)反淡化的有力武器之一。
2．國內(nèi)立法
《上海市著名商標認定與保護暫行辦法》是我國關(guān)于商標淡化的最早地方立法，第22條規(guī)定“禁止他人以各種方式淡化、丑化、貶低上海市著名商標的行為�！� 1996年8月16日由國家工商行政管理局發(fā)布施行的《馳名商標認定和管理暫行規(guī)定》第8條、第9條、第10條，這三條明確規(guī)定他人將與馳名相商相同或相近的商標用在不相同、不類似的商品上，可以不予注冊、撤銷注冊，將“他人將與該馳名商標相同或近似的文字作為企業(yè)名稱一部分使用，且可能以起公眾誤認的”不予批準，并可請求予以制止。國家工商行政管理局商標局案件指導(dǎo)處解釋《關(guān)于商標行政執(zhí)法中若干問題的意見》時引用了《關(guān)于“北內(nèi)”商標問題的批復(fù)》（商標案[1998]171號）對具有淡化性質(zhì)的“北內(nèi)”商標案定性為屬于《商標法》第38條第四項“給他人的注冊商標專用權(quán)造成其他損害的”（注意：此處《商標法》是1993年修訂的文本，現(xiàn)行《商標法》對應(yīng)條文是第52條第五項），該解釋雖然效力級別不高，但鑒于中國的國情，此解釋對于各地工商行政管理部門無疑有巨大指導(dǎo)意義�，F(xiàn)行《商標法》第13條規(guī)定對有傍名牌性質(zhì)的商標可以不予注冊或者給予撤銷，第52條第四項則明確規(guī)定“反向假冒”為商標侵權(quán)行為，填補了以前立法的空白，該條第5項既前述舊《商標法》第38條第四項，則給反淡化留下了巨大的余地。最高人民法院２００２年１０月發(fā)布的《關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條第一項規(guī)定：他人將與馳名商標或相似的文字作為該企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認時，屬于侵犯商標專用權(quán)的行為。該條第二項規(guī)定：復(fù)制、模仿或者翻譯他人注冊的馳名商標或其主要部分在不相同或者不相類似商品上作為商標使用，誤導(dǎo)公眾，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，也屬于《商標法》第52條第五項規(guī)定的侵犯商標專用權(quán)的行為。最后，相當(dāng)多的國家把反淡化規(guī)定在反不正當(dāng)競爭的法律中，我國《反不正當(dāng)競爭法》第5條第二項規(guī)定“擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢，或者使用與知名商品近似的名稱、包裝、裝潢，造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品”是不正當(dāng)競爭行為，并且此處以“知名商品”取代了“馳名商標”，淡化對象不僅僅限于商標，還包括名稱、包裝、裝潢等，可以認為其大大擴大了反淡化的保護范圍。
第二、注冊商標應(yīng)有內(nèi)在顯著性
欲創(chuàng)自己名牌的企業(yè)，尤其應(yīng)注意使自己的商標具有內(nèi)在顯著性（或者先天顯著性，下同），盡量不以任何在先商標（不管馳名以否）沖突。例如前文提到的美國石油公司為了使其商標具有先天顯著性，不惜花費上億美元的代價，設(shè)計了“Exxon”文字商標。有時候商標權(quán)人經(jīng)過艱苦努力才使商標嶄露頭角，但卻因為注冊商標缺乏先天顯著性，就被他人以存在沖突或者缺乏顯著性為由申請撤銷，使這種努力付諸東流。即使不存在沖突的著名商標，也有可能因為缺乏先天顯著性，不能受到有關(guān)反淡化法的特殊保護。如美國FEDERAL EXPRESS公司（聯(lián)邦快遞）的“Federal Express”商標由于缺乏內(nèi)在顯著性，雖然因該公司長期使用及其優(yōu)良的服務(wù)而馳名世界（即獲得了后天顯著性），卻在該公司的母國、即反淡化理論起源地的美國，差點落到不能受反淡化法保護的尷尬境地。
有論者擔(dān)心加強對馳名商標的特殊保護會限制競爭，因為在后的商標不小心就會和在先的馳名相商相沖突，這倒有點杞人憂天，因為“任何能夠?qū)⒆匀蝗恕⒎ㄈ嘶蛘咂渌M織的商品與他人的商品區(qū)別開的可視性標志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標志和顏色組合，以及上述要素的組合，均可以作為商標申請注冊”（《商標法》第8條），而上述諸要素的組合，是無窮無盡的。所以，要設(shè)計出不和在先商標沖突，具有內(nèi)在顯著性的商標，并沒有想象中的那么難。對馳名商標的特殊保護，對守法誠信、欲創(chuàng)自己名牌的商品和服務(wù)提供者的競爭的限制，也沒有想象中的多。
企業(yè)應(yīng)該認識到：商標的價值，不在于商標設(shè)計得精巧程度，也不在于商標所具有的美感，而在于商標所標示的商品和服務(wù)的來源及其品質(zhì)，如奔馳的圖形商標“ ”、耐克的圖形商標“ ”，非常簡單明了，基本沒有藝術(shù)性，但無論在哪個國家，無論該國馳名商標的評定標準多么嚴格，它們基本上都能被評為馳名商標。這給我們那些喜歡設(shè)計復(fù)雜精巧的圖案為商標的企業(yè)一個很好的啟示：商標越簡潔明了，公眾越容易識記；商標越簡單，傍名牌者設(shè)計出“相似”的商標就越容易被識別出來，抗淡化能力更強。當(dāng)然，我們提倡在保證顯著性的前提下，商標能盡量富有美感，富有感染力，文字商標能更瑯瑯上口。
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